Регистрация лицензионного договора: от составления до положительного решения Роспатента

Что такое лицензионный договор – понятие, суть, цель

Объекты договора

Данный документ, согласно Гражданскому кодексу РФ, распространяет свое действие практически на любую интеллектуальную собственность. На практике чаще всего объектом договора становятся:

• результаты творческой деятельности (художественные, музыкальные произведения и т.д. — статья 1285);
• объекты смежных прав (статья 1307);
• изобретения, промышленные образцы или полезные модели (статьи 1365–1366);
• продукты селекции (статьи 1426, 1427);
• топологии интегральных микросхем (статья 1458);
• технологические ноу-хау (статья 1468);
• товарные знаки (статья 1488);
• технологии (статьи 1547, 1550).

Стороны, заключающие договор

Лицензионные соглашения могут заключаться между владельцами (правообладателями) интеллектуальной собственности и лицами, имеющими право использовать такой вид собственности по закону. Например, права на товарные знаки регистрируются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а патенты выдаются в дополнение к указанным производителям еще и физическим лицам.

Но поскольку целью лицензирования является изготовление и выпуск продукции, лицензиатами выступают предприниматели, планирующие внедрение и использование результатов интеллектуальных разработок.

Виды лицензионных договоров

Исключительная лицензия

Договоренности по типу исключительной лицензии предусматривают передачу лицензиату монопольного права на интеллектуальную собственность. При оформлении такой лицензии патентообладатель утрачивает право заключать по данному объекту договоры с другими лицами. Кроме того, владелец также теряет право использования патента или товарного знака в рамках заключенного соглашения, например, в отношении срока или территории действия договора.

Доход от Исключительной лицензии, как правило, больше стоит дороже , чем от простой (неисключительной), поскольку лицензиат становится единственным обладателем исключительных прав по данному объекту и выигрывает в вопросах конкуренции на рынке.

Сублицензионный договор

Решение лицензиата передать право использования третьим лицам, предусматривает оформление сублицензионного договора, условия и порядок заключения которого аналогичны лицензионному.

Неисключительная лицензия

При заключении договора о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности по типу неисключительной или простой лицензии лицензиар может разрешать использование данного объекта другими лицами, подписывая с ними аналогичные соглашения. Простое лицензирование допускает не только наличие нескольких лицензиатов, но может предусматривать передачу прав как в полном объеме, так и частично. Особенно часто это применяется при заключении договоров по товарным знакам, когда права по лицензии передаются только в отношении части товаров и услуг для зарегистрированного обозначения.

Продажа простых лицензий особенно выгодна для лицензиара. За ним сохраняются не только все права собственности, но и возможность самостоятельного использования переданных по такой лицензии объектов. Следовательно, правообладатель может получать доход одновременно от нескольких производителей в дополнении к собственной деятельности. Расширение рынков сбыта или увеличение объемов выпуска инновационных продуктов всегда выгодно его владельцу.

Лицензиат по простой лицензии получает законное разрешение на использование результатов интеллектуального труда с минимальными затратами. Как правило, стоимость Простой лицензии меньше, чем исключительной.

Особенности принудительной лицензии

Если правообладатель долгое время не пользуется запатентованным объектом, то любое лицо, проявившее интерес, получает шанс отсудить право на получение лицензии.

Специальные лицензии

К специальным лицензиям относятся договоры открытого и принудительного вида. Патентообладатель может обратиться в Роспатент с заявлением о разрешении выдачи лицензии на свой патент, товарный знак и т.д. любой заинтересованной стороне. Такие лицензии называются открытыми и оформляются в Роспатенте при обращении претендентов в ведомство.

Принудительная лицензия выдается заинтересованному лицу по решению судебных инстанций и на условиях, указанных в исполнительных документах суда. Выдача принудительных лицензий инициируется в случаях, когда технические разработки не используются владельцем, но в то же время появилась необходимость их внедрения для выпуска востребованных товаров.

Порядок регистрации лицензионного договора

Для того чтобы заявление на регистрацию договора было принято к рассмотрению необходимо грамотно составить лицензионное соглашение и четко указать в нем:

• Территориальную принадлежность лицензии.
• Способы использования продукта.
• Объемы, в каких будут реализованы права.
• Условия, при которых будут переданы техническая и иная документация.
• Вознаграждение и порядок его выплаты.

Помимо договора в 3 экземплярах в Роспатент нужно предоставить такие документы:

• Заявление.
• Документ об уплате пошлины.
• Свидетельство о регистрации в Роспатенте объекта интеллектуальной собственности.

Что требуется предусмотреть в лицензионном договоре?

Одним из важных условий при передаче прав на средство индивидуализации является проверка лицензиата. От этого зависит репутация самого правообладателя, ведь в случае жалоб со стороны потребителей часть ответственности ложится и на него. Поэтому передавать права на товарный знак можно только лицам, качество товаров или услуг которых соответствует требованиям самого лицензиара.

Еще одно важное условие, без которого регистрация лицензионного договора невозможна, — указание в нем способов использования обозначения. Также важно учесть формы отчетности лицензиата перед правообладателем.

В соглашение в обязательном порядке необходимо внести следующие данные:

• дата заключения и номер договора;
• предмет сделки;
• размер материального вознаграждения за пользование исключительными правами на обозначение;
• территория, на которой используется товарный знак;
• тип лицензии;
• срок действия соглашения (в случае отсутствия этого пункта документ считается действительным на протяжении 5 лет, после чего он подлежит продлению).

Территория действия

Вполне естественно, что территория, где можно беспрепятственно пользоваться объектом интеллектуальной собственности, указанным в лицензионном договоре, ограничивается географией действия охранных документов, выданных Роспатентом. Кроме того, существует вероятность сужения территории до конкретных регионов страны, что обязательно оговаривается в договоре.

Структура и форма лицензионного договора

Лицензионный договор состоит из последовательно расположенных разделов, в которых представлены основные сведения по достигнутому соглашению.

Преамбула. Указываются официальные названия договаривающихся сторон и их реквизиты. Обосновывается правомочность лицензиара по заключению сделки, и дается подтверждение лицензиатом намерения по приобретению лицензии при выполнении определенных условий.

Определение понятий. Называется вид сделки, перечисляются условия, при которых используется лицензия, при необходимости, оговариваются возможности продажи сублицензии. В разделе формулируется точное определение объекта интеллектуальной собственности.

Предмет договора. Указывается конкретный объект интеллектуальной собственности, право на который передается, и его регистрационные данные — номера патентов, свидетельств на товарные знаки и т.д.

Усовершенствования. Перечисляется объем и уровень улучшений, которые разрешается вносить приобретателю в объект сделки.

Гарантии и ответственность сторон. Лицензиар подтверждает юридические, экономические и технические составляющие гарантий по передаче, а лицензиат – обязательства выплаты стоимости лицензии.

Техническая помощь. Перечисляется объем помощи, необходимой лицензиату для изучения объекта договора.

Налоги и платежи. По взаимному соглашению стороны могут устанавливать порядок уплаты налоговых и других платежей, возникающих при использовании интеллектуального продукта.

Обеспечение конфиденциальности. Особенно важен в договорах по передаче прав на ноу-хау, так как преждевременное разглашение полностью обесценивает продукт.

Защита передаваемых прав. Защиту по передаче прав полностью обеспечивает лицензиар, а лицензиат обязуется оказывать максимальное содействие.

Разрешение возникающих споров. Определяются условия, на которых будут разрешаться все спорные вопросы.

Период действия и условия расторжения соглашения. Указывается срок действия договора и условия, при которых возможно расторжение сделки в одностороннем порядке или по соглашению сторон.

Юридические адреса и подписи сторон. Договор подписывается сторонами, если достигнута полная договоренность по всем разделам.

Условия заключения договора

Признание лицензионного договора действительным выполнятся при наличии следующих условий:

• наличие предмета договора
• официальная регистрация у объектов интеллектуальной собственности (в случаях, когда объект подлежит государственной регистрации)
• указание вида представляемой лицензии и объема передаваемых прав
• гарантии качества – продукт выпускаемый лицензиатом не будет уступать аналогичному товару, изготавливаемому лицензиаром
• период и территория деятельности приобретателя лицензии
• сумма вознаграждения, передаваемая лицензиатом по договору и порядок передачи

Стоимость регистрации лицензионного договора

На формирование стоимости услуг по регистрации договора влияют следующие факторы:
Количество объектов, сложность закрепляемой системы взаиморасчетов, особенности использования и контроля, которые необходимо указать в договоре.

Договор, планируемый к регистрации на стандартных условиях, оценивается:

вид договора	гонорар	пошлина	срок
договор на товарный знак	20 000	13 500	7 дней
договор на изобретение	20 000	1 650	7 дней
договор на полезную модель	20 000	1 650	7 дней
договор на промышленный образец	20 000	1 650	7 дней
договор на программу ЭВМ	20 000	675	7 дней

Государственные пошлины

За выполнение услуги по регистрации лицензионных соглашений Роспатент взимает пошлины:

• за регистрацию передачи прав по патентам – 3 300 рублей и 1 700 рублей за последующие патенты
• за регистрацию передачи прав по товарным знакам – 13 500 рублей за первое свидетельство и 11 500 рублей за последующие
• пошлина за регистрацию открытой лицензии составляет 1 000 рублей

Каков срок регистрации лицензионного договора

Примерный срок, за который происходит государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак или на любой иной объект интеллектуальной собственности в Роспатенте – три месяца. Но срок регистрации может быть продлен, если у эксперта возникнут основания для дополнительных запросов и проверок. В результате проверки документации, представленной в ФИПС для регистрации лицензионного договора, специалисты обращают внимание на то, что:

• подача заявления на регистрацию осуществлена надлежащим лицом (это может быть любая из сторон лицензионного договора);
• документы, представленные на регистрацию, заполнены и оформлены в установленном порядке (подписи в документах, сшивка и т.д.);
• если лицензионный договор возмездный, то в нем должно присутствовать условие о вознаграждении или порядке определения такового;
• в тексте лицензионного договора, предоставленного на регистрацию, нет внутренних противоречий (например, достаточным образом определяется территория);
• права, предоставляемые согласно лицензионному договору, находятся в пределах прав, имеющихся у лицензиара;

Подобная процедура нужна и для регистрации соглашений об изменении или досрочном расторжении лицензионного договора.

В случае нарушения требований к регистрации лицензионного договора на использование товарного знака или иной объект, эксперты делают дополнительные запросы либо отказывают в регистрации.

Согласно регламенту Роспатента, основанием для отказа в регистрации лицензионного договора могут стать отсутствие полного пакета документов либо неустраненной ошибки в их оформлении. Но по факту отказ в регистрации лицензионного договора происходит по намного большему количеству оснований.

Если происходит отказ Роспатента в регистрации лицензионного договора, то патентная пошлина не возвращается заявителю. В связи с этим рекомендуем очень внимательно относиться к составлению всех документов. Кроме того, перед заключением договора необходимо проверить обременения и статус товарного знака, являющегося предметом договора, в открытых реестрах на сайте ФИПС. На практике специалисты несколько раз сталкивались с тем, что стороны решают заключить лицензионный договор на товарный знак, а сам товарный знак при этом не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо. Причем часто это не результат обмана правообладателя, а просто незнание права интеллектуальной собственности обеими сторонами сделки. В любом случае будьте осмотрительны, а еще лучше — заранее заручитесь при решении этого вопроса помощью специалистов.

Специалисты компании «Царская привилегия» имеют богатый опыт подготовки и регистрации лицензионных договоров. Перед тем как подать документы на регистрацию, мы подробно изучаем сложившуюся ситуацию, выявляем возможные причины отказа в регистрации договора и помогаем в их устранении.

Нужна ли регистрация дополнительного соглашения к лицензионному договору

Изменения, возникающие при использовании лицензий, оформляются дополнительным соглашением к заключенному ранее договору. Такое соглашение и любое внесение изменений в лицензионные договоренности также регистрируется в Роспатент (ФИПС), в противном случае документ не будет иметь правовой значимости.

Подлежит ли регистрации лицензионный договор на программы ЭВМ

Согласно общим положениям статьи 1235 Гражданского кодекса лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, которые предусматриваются пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса. При нарушении требования о государственной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

В то же время пункт 2 статьи 1232 Гражданского кодекса гласит, что в ситуациях, когда результат интеллектуальной деятельности требует регистрации, предоставление права пользования тоже подлежит государственной регистрации.

Регистрация объекта интеллектуальной собственности является добровольной процедурой и необходима только как дополнительный способ защиты права правообладателя. Государственной регистрации подлежат:

• лицензионный договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных, если они прошли процедуру регистрации;
• переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без лицензионного договора;

Следовательно, иные соглашения, в том числе лицензионные договоры, объектом которых является программное обеспечение, государственной регистрации не подлежат. Это подтверждается разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ в пункте 38.1 совместного Постановления № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, предоставление права пользования программой для ЭВМ не подлежит регистрации в ФИПС. Для этого сторонам достаточно заключить простой гражданский договор или соглашение. В отношении программы для ЭВМ обязательной регистрации подлежит исключительно переход права на нее по договору отчуждения.

Какие лицензионные договоры НЕ подлежат регистрации

1) Не предусмотрена возможность распоряжения интеллектуальной собственностью, представленной фирменным наименованием и местом происхождения товара, с помощью передачи прав на использование по лицензионному соглашению (пункт 2 статьи 1474, пункт 4 статьи 1519 Гражданского кодекса).

Если интеллектуальная собственность представлена коммерческим обозначением (например, вывеска с названием компании), то право ее использования регламентируется договором аренды предприятия либо договором франчайзинга (пункт 5 статья 1539 Гражданского кодекса).

2) Если интегральная микросхема составляет гостайну, то она не подлежит государственной регистрации (пункт 1 статьи 1452 Гражданского кодекса).

Преимущества лицензирования

Выгода использования лицензионного договора гарантирована обеим сторонам. Лицензиар получает возможность дополнительных доходов и рекламы своего объекта, а лицензиат экономит время и деньги, необходимые для разработки, патентования и продвижения объекта.

Причины отказов в регистрации лицензионного договора

1. Компания-правообладатель прекратила свою деятельность.
2. Заявитель не предоставил на запрос экспертизы своевременный и полный ответ.
3. Не была оплачена госпошлина за регистрацию договора.
4. Охрана объекта интеллектуальной собственности была прекращена.
5. Договор не соответствует установленным правилам.
6. Заявитель не предоставил полный пакет документов.

Доверив регистрацию лицензионного договора нам, вы можете быть уверенными в том, что мы быстро решим ваш вопрос. К вашим услугам квалифицированные патентные поверенные и юристы с большим опытом работы.