Патентная чистота: что это такое и как проводятся патентные исследования

Что такое патентная чистота?

Главные критерии

Учет этого фактора должен производиться уже на ранних этапах планирования производства – во время проектирования техники. Требования к патентной чистоте характеризуются территориальным действием. То есть, действующий патент может быть обнаружен в США и в отношении этой страны на него распространяется охранное законодательство. Но если в России таких документов не обнаружено, то объект обладает патентной чистотой на ее территории.

Подобная ситуация наблюдается и в том случае, если срок действия патента уже истек. Таким образом, это понятие является относительным и привязано к определенному государству и дате.

Основные направления

В процессе проведения исследования патентной чистоты объектов реализуются следующие главные задачи:

• определение объекта, подлежащего экспертизе;
• выделение технических решений, содержащихся в нем;
• разработка задания и порядка проведения работ;
• патентный поиск по базам данных и технической литературе;
• систематизация найденной документации;
• анализ исследуемого объекта и формул, изложенных в охранных документах;
• составление отчета, содержащего результаты исследования.

Объекты

• промышленная и научно-техническая продукция;
• медицинские и сельскохозяйственные препараты;
• химические вещества;
• биотехнологии;
• способы лечения;
• технологические процессы и другие объекты, на которые распространяется правовая защита (ГК РФ, часть 4).

Поиск производится среди 3-х видов охранных документов: патенты на изобретения, патенты на полезные модели и опытно-конструкторские образцы.

Если предметом изучения является техническое устройство, то проверить патентную чистоту можно в отношении следующих его элементов:

• компоновка или принципиальная схема;
• составляющие узлы или детали;
• принцип действия;
• применяемые полуфабрикаты и материалы.

При оценке технологического процесса объектом экспертизы служат:

• вся технология в целом;
• ее отдельные стадии;
• используемые при производстве материалы или полуфабрикаты;
• методы получения промежуточных продуктов;
• конечные результаты и сфера их применения.

Цели поиска на патентную чистоту

Задача патентного исследования

• Исключение возможности дублирования объектом исследования существующих научно-технических решений.
• Анализ новизны потенциального предмета патентования, для того чтобы минимизировать возможность отказа в выдаче патента.
• Детальное планирование тактики маркетинга с целью организации продвижения целевого решения.
• Определение возможных конкурентов.
• Поиск самого выгодного места на целевом рынке для объекта исследования.
• Анализ возможности легальной реализации данного решения на рынке интересующих стран.
Заказывая патентно — информационные исследования, заказчик указывает задачу проводимой работы. Все решения относительно глубины проведения патентного исследования определяются так же на начальном этапе. В случае неуверенности, наши специалисты подробно проконсультируют Вас по данному вопросу.

При исследовании применяются различные типы поиска данных:
• Поиск аналогов документации
• Правовой поиск, он используется для определения статуса охранных документов
• Поиск согласно тематике исследуемого решения
• Именной поиск
• Анализ патентной чистоты

Когда и как проводится экспертиза на патентную чистоту

Экспертиза на патентную чистоту необходима, когда речь идет о выяснении патентной чистоты впервые вводимых в оборот объектов, и входит в состав глобальных исследований, которые необходимо выполнять и перед тем как приступить к разработкам, и в их процессе. Это относится к научно-исследовательским, опытно-конструкторским работам, разработке новых объектов, проектированию производственных предприятий и других объектов капитального строительства, а также к работе над проектами стандартов.

Как отдельная работа экспертиза на патентную чистоту осуществляется в отношении существующих механизмов, методов и веществ, когда они выступают в роли экспонатов на выставках, объектов получения лицензий либо экспорта.

Выбираемая для проведения экспертизы методика зависит от цели, с которой она осуществляется, специфики патентного законодательства государства, для которого производится проверка, и конкретных обстоятельств ее проведения.

Виды промышленной собственности, в отношении которых осуществляется экспертиза на патентную чистоту, находятся в прямой связи с категорией объекта (устройство, способ, вещество), непосредственно формой его выполнения и другими обстоятельствами:

• устройство. Приступая к экспертизе на патентную чистоту устройств, необходимо принимать во внимание, что они могут состоять как из незначительного количества (например, двух-трех десятков), так и из огромного множества (сотен и тысяч) самых разных технических решений, которые имеют отношение к объекту в комплексе или к составляющим его узлам, агрегатам и деталям. Исходя из этого, эксперты отбирают для анализа именно те технические решения, патентную чистоту которых следует оценить для вывода о соответствии этому показателю всего объекта. Грамотный выбор нужных технических решений сделает проведение экспертизы более быстрым и сократит ее объем;
• способ. При осуществлении экспертизы на патентную чистоту способов, которые являются технологическими процессами, используемыми при производстве некой продукции (способы ее изготовления, применяемые при ее выпуске методы), проверке подлежит именно способ, входящие в него операции и приемы. Помимо этого следует иметь в виду, что патенты на способы охраняют и продукцию, которую изготавливают данным способом (так осуществляется косвенная защита изделий). Еще один момент: зачастую при проведении экспертизы на патентную чистоту требуется проверять наличие выданных патентов не только на способы, но и на продукцию или изделия, производимые с его помощью. Если они охраняются патентом, то это может послужить причиной, по которой данный способ не может применяться, хотя он и подпадает под понятие патентной чистоты. В некоторых случаях при экспертизе стоит принять во внимание и вероятность получения патентов (самостоятельных или в форме добавочных пунктов патентной формулы) на способ использования продукта, изготовленного по имеющей патент технологии (к примеру, аэрозоль, способ его изготовления и применения);

Если патент выдан на способы выполнения работ (например, поднятие тяжестей магнитом при погрузке-разгрузке), то он охраняет исключительно данные способы, не затрагивая объекты производимых работ.

При этом патенты на такие способы, применяемые в различных устройствах (допустим, метод преобразования электрического импульса в аппаратуре), не защищая конкретные механизмы, могут послужить препятствием для их производства и реализации, потому что без охраняемого патентом способа работа таких устройств невозможна.

Вещества.

Экспертиза на патентную чистоту веществ и материалов производится в следующих случаях:

1. при разработке новых веществ (материалов) или инновационных способов получения давно выпускаемых веществ;
2. при необходимости подготовки вещества (материала) к последующему экспорту или представлению на международной выставке, а также изготовлению на иностранных предприятиях по отечественной технологии;

Если вещество не поставляется самостоятельно, экспертиза на патентную чистоту в разрезе других стран необходима, когда применение именно такого вещества имеет большие преимущества перед ранее использовавшимися. Вопрос о проведении проверки решается с учетом объемов поставки и ее стоимости.

Экспертиза на патентную чистоту веществ, которые находятся в своем обычном состоянии в природе, не проводится. Но когда такие вещества получены при синтезировании, способ, которым это делается, подлежит проверке.

При установлении патентной чистоты веществ в ходе экспертизы необходимо обратить внимание на способы их получения и использования.

Штаммы (серии культур микроорганизмов) продуцентов веществ (лечебных, кормовых и других) далеко не в каждой стране охраняются с помощью патентов, но способ получения с их помощью веществ, а также питательные среды практически повсеместно являются объектами защиты.

Штамм

Экспертиза на патентную чистоту штаммов осуществляется в процессе их разработки, при создании проектов предприятий или цехов, где будет применяться основанная на штаммах технология, а также при продаже за рубеж технической документации на данные процессы или методы выращивания штаммов.

Обычно в подобной ситуации проверяют на патентную чистоту:

• непосредственно штамм (в странах, в которых осуществляется их защита как законодательно, например, в Алжире и государствах Скандинавии, так и по имеющейся практике, допустим, в Египте и Ираке);
• способ получения вещества, продуцентом которого является данный штамм;
• вещество, полученное указанным способом с использованием этого штамма;
• способы выращивания (культивации) штамма, повышения его активности и устойчивости;
• питательную среду (среду обитания) данного штамма;
• способы получения этой питательной среды или улучшения условий обитания в ней штамма;

Экспертиза на патентную чистоту невозможна без исследования некоторых сфер:

1. правовая область. Необходимо учитывать законы, нормативы и судебную практику стран, в отношении которых проходит проверка;
2. техническая область. В ходе экспертизы осуществляется оценка и сравнение технической сути патентуемого предложения с подобными ему;
3. экономическая область. Проверяется вероятность предъявления претензий со стороны обладателей близких по тематике патентов;

Чем может грозить отсутствие предварительной проверки патентной чистоты

Если окажется, что используемый вами объект интеллектуальной собственности нарушает чьи-либо исключительные права:

• К вам будет направлена претензия о прекращении нарушения.
• Вы можете быть подвергнуты административному наказанию в виде штрафа.
• Закон позволяет привлечь к уголовной ответственности.
• С вас может быть взыскана в судебном порядке денежная компенсация за незаконное пользование объектом интеллектуальной собственности (до 5 млн. руб.)

Критерии проведения анализа на патентную чистоту

Порядок проверки патентной чистоты

Экспертиза на патентную чистоту заключается в поиске всех действующих в определённой стране патентов и сопоставлении их с вашим объектом. Для этого проводятся следующие действия:

• Патентный поверенный проводит поиск среди всех зарегистрированных и действующих на заданной территории объектов интеллектуальной собственности, которые могут быть схожими с новым объектом.
• Анализ выявленных патентов и товарных знаков.
• Подготовка письменного заключения по патентной чистоте объектов.

Проверка установит возможность реализации продукта в конкретной стране или их группе, а также определит меры, которые обеспечат его использование без нарушения прав третьих лиц.

Экспертиза на патентную чистоту отличается от экспертизы патентоспособности (на новизну). Основные отличия проверки патентной чистоты заключаются в следующем:

• проверяется объект в целом, при этом оцениваются технические решения, реализованные в нём;
• анализируется по каждой стране в отдельности;
• берутся во внимание законы, судебная практика и правила страны, по отношению к которой проходит проверка;
• ошибки могут привести к значительному материальному ущербу.

Экспертиза на патентную чистоту должна быть составляющей частью патентных исследований и разработки продукта. Она проводится перед началом работ и во время них. Как самостоятельная работа экспертиза может проводиться по отношению ранее созданных продуктов, которые планируется продавать в других странах или использовать в качестве выставочных экспонатов.

Из каких этапов состоит экспертиза на патентную чистоту

Экспертиза на патентную чистоту включает следующие основные операции:

• определение перечня стран, в отношении которых необходимо провести проверку;
• анализ специфики патентного законодательства государств, включенных в список;
• изучение объекта экспертизы и выявление технических, художественно-конструкторских и других решений, являющихся предметом проверки;
• установление рубрик для классификации технических решений и других элементов, подвергаемых экспертизе;
• поиск и отбор патентов и других охранных документов исключительного права, которые имеют непосредственное отношение к подвергающимся экспертизе элементам объекта;
• первоначальное изучение данных документов, выделение требующих более подробного анализа и определение их правоспособности на данный момент;
• тщательное исследование в ходе проведения экспертизы полученного перечня документов на базе изучения формулы изобретения (пунктов притязаний) и формулировка выводов;
• установление обстоятельств реализации в другом государстве объекта техники, исключающих претензии со стороны обладателей патента, с опорой на итоги экспертизы;
• завершается процедура представлением отчета об итогах патентных исследований;

Как видите, экспертиза на патентную чистоту – крайне сложный процесс, предъявляющий высокие требования к квалификации проводящих ее специалистов.

Срок, в течение которого может быть проведена экспертиза, а также ее стоимость находятся в прямой зависимости от следующих факторов:

1. от количества стран, в разрезе которых проводится проверка;
2. от числа целевых МПК-классов;
3. от сложности объекта и области техники, к которой он относится;
4. от того, стоит ли задача оценивать патентоспособность, патентную чистоту объекта;

Поскольку каждому объекту экспертизы присущи свои индивидуальные технические характеристики, стоимость работ в области патентных исследований рассчитывается исходя из предварительной оценки объекта по его признакам, а также сложности сформулированного заказчиком работы технического задания.

К примеру, минимальная стоимость экспертизы на патентную чистоту на территории Российской Федерации несложного в конструктивном плане объекта обычно равняется 60-70 тыс. рублей. Если объект имеет не такую простую конструкцию и необходимо провести целую серию поисков, чтобы проанализировать его патентную чистоту, стоимость будет значительно выше.

В чем сходство и отличие поисков на патентую чистоту, простого патентного поиска и патентных исследований?

Преимущества и недостатки поиска на патентную чистоту

Что делать после признания патента «чистым»

Признание вашего патента «чистым» означает законность и правомерность его реализации в заявленной стране/странах. Вся информация по проведенному исследованию формируется в один отчет. Изучив данный документ, вы сможете понять уровень «чистоты» объекта. Такой вердикт возможен, если выполняется какое-либо из двух условий:

1. Проведение патентных исследований показало отсутствие патентов, имеющих отношение к исследуемому предмету в целом, а также его составным частям.
2. Такие патенты были обнаружены, но сопоставительный анализ их признаков, приведенных в независимых пунктах формулы, и описания предмета исследования, показал, что в исследуемом объекте не будет использоваться каждый признак из независимого пункта.

Документальное оформление отчета о патентном исследовании выполняется по ГОСТу, в соответствии с требованиями которого, отчет должен содержать: титульный лист, список исполнителей, содержание, перечень сокращений, общие данные об объекте, аналитическую часть, заключение, приложения.

Систематизация документов и анализ

• уточнение терминов, употребляемых в описании технического решения;
• систематизация патентов;
• проверка срока их действия;
• детальный анализ документации с сопоставлением формул исследуемого объекта и запатентованного решения.

Экспертиза на патентную чистоту подразумевает выявление всех аналогичных признаков изобретения и возможность расширительного толкования формул. Если признак хотя бы одного составляющего элемента совпадает с таковым в найденном документе, то искомое условие не соблюдается.

Патент признан «грязным» – что делать

Лучше всего, до подачи заявления убедиться в том, что результат будет для вас положительным. Вы можете обратиться в специализированную компанию для проведения предварительного патентно-информационного поиска.

Это послужит вам своеобразной страховкой и позволит минимизировать риски и оценить шансы на успешный итог операции, а так же своевременно устранить недочеты, которые могут помешать в получении патента.

Существует несколько видов патентных исследований, поэтому следует понимать разницу понятий «патентная чистота» и «патентоспособность». Анализ патентоспособности производится с целью его в последующем запатентовать, исследование сфокусировано на уровне технического решения, технической разработки.

Исследование объекта на патентную чистоту производится с целью удостовериться, не будут ли нарушены чьи-либо права при реализации изделия.

Данные критерии не взаимосвязаны. Предмет или технология могут быть признаны патентоспособными, но в ходе исследования на патентную чистоту тем не менее может быть вынесено отрицательное решение.

В случае официального заключения эксперта и признания патента «грязным», необходимо разобраться в причинах данного постановления. Сам вердикт патентной нечистоты означает, что были найдены объекты интеллектуальной собственности, которые пересекаются с объектом исследования, и реализация объекта нарушит права третьих лиц.

При обнаружении по итогам исследования патента (патентов), условия которого будут нарушаться при эксплуатации объекта, есть следующие пути решения этой проблемы:

• отказ от эксплуатации оборудования;
• заключения лицензионного соглашения на право использования патента;
• изменение конструкции устройства;
• оспаривание «мешающего» патента.

Примеры

В качестве примеров патентной чистоты и ее нарушения можно привести следующие:

1. Компания «A» разработала и запатентовала новую конструкцию пакера для герметизации отдельных пластов в нефтяных скважинах. Компания «B», узнав об этом, также решила запустить это изделие в серийное производство. В данном случае вторая организация будет нарушать исключительные права на изготовление запатентованного технического решения. Ее изделие не будет иметь патентной чистоты и по нему невозможно получить охранный документ.
2. Компания «A» разработала и запатентовала новую конструкцию пакера. Компания «B» внесла в эту конструкцию дополнительный элемент, улучшающий эксплуатационные характеристики данного изделия. Новая конструкция обладает патентоспособностью, но не имеет патентной чистоты, то есть пакер нельзя использовать без согласия компании «A». Такой же вариант возможен в том случае, если первая организация запатентует композиционный материал, который будет использоваться в новой конструкции компании «B».
3. Компания «B» решила выпускать пакеры, компоновка и материалы которых разработаны более 25-ти лет назад. В этом случае она не нарушает действующее законодательство, но этот объект также не патентоспособен.

У объекта имеется патентная чистота, если в процессе экспертизы не найден ни один действующий документ, относящийся к техническому решению в целом, его составным частям или элементам.

Что делать, если выявлены ограничения

• Заключить лицензионное соглашение с владельцем исключительных прав с выплатой роялти.
• Переработать конструкцию устройства или способ изготовления так, чтобы не нарушались права третьих лиц.
• Оспорить в суде легитимность данного охранного документа.